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英文契約書作成上の
注意点(各種契約編)

英文契約書作成上の注意点(各種契約編)
2.ライセンス契約

(1)特許・ノウハウライセンス契約の一般的な注意点

 特許ライセンスには、大きく分けて、(1)特許権のみのライセンス契約と、(2)特許権およびノウハウのライセンス契約とがあります。 両者は、似ているようでまったく意味が違います

  特許権のみのライセンス契約は、ライセンシーから見て、「こちらにはもともと十分な技術力があり、本来、放っておいてもらいたいのだけれど、相手方の特許権をどうしても回避できないから、ライセンス契約を締結しよう」という場合です。

  これに対して、特許権とノウハウの両方をライセンスする契約は、ライセンシーから見て、「こちらには十分な技術力がないから、相手方からノウハウを導入し、技術指導をしてもらいたい。ついでに特許権もライセンスしてもらおう」ということであり、あくまでノウハウが主、特許は従です。ノウハウのみのライセンス契約や、「技術援助契約」のような標題の契約も、基本的に同じ意味です。

  ライセンシーの地位が独占的( exclusive )か非独占的( non-exclusive )かの区別が重要であることは、 Distributorship Agreement の場合と同様です。

 

(2)日本企業が海外メーカーのライセンシーとなる場合の注意点

 
ノウハウのライセンスを伴う契約では、ライセンサーからの情報提供、技術指導、ライセンシーの工場への技術者の派遣などに関する条項が必要です。特に海外メーカーの技術者を日本に派遣してもらう場合は、派遣に伴う費用負担について詳細に規定しておく必要があります(たとえば技術者は飛行機のビジネスクラスに乗ってよいかどうか)。

  また、 ノウハウのライセンスを伴う契約では、第三者の特許権の非侵害について保証を得ることがきわめて重要です。 これに対して、特許権のみのライセンス契約において、第三者の特許権の非侵害について保証を求めることはナンセンスです。なぜなら、特許権のみのライセンス契約では、ライセンシーの実施する具体的な技術内容は、ライセンサーのあずかり知らぬところだからです。この点を正しく理解しておりませんと、交渉が行き詰ってしまうことがあります。

 個別の契約書については、弁護士にご相談ください。

 

(3)日本企業がライセンサーとして海外メーカーとライセンス契約を締結する場合の注意点

 意外と重要なのが「許諾製品」( Licensed Products )をどう定義するかという問題です。(1)「許諾製品」を「本ライセンスが存在しなかったならば、対象特許権の侵害となるような製品」と定義する方法、(2)「許諾製品」をライセンシーが現に製造・販売する具体的な製品の商品名や型番で特定する方法、(3)「許諾製品」を一般的な技術用語で特定する方法(技術分野で特定する方法)が考えられますが、どれがよいかはケース・バイ・ケースです。

  また、特にノウハウのライセンスを伴う契約においては、技術指導をしたにもかかわらず、ライセンシーの技術力では十分な品質の製品が作れないという場合があります。本来、本契約の締結前に、予備契約を締結し、ライセンシーの技術力を見極めたうえで本契約を締結すべきですが、必要に応じて、品質管理についてライセンサーが介入できるような条項を設ける、品質不十分であることを契約の解除事由とするといった工夫が必要です。ライセンシーに対してPL(製造物責任)保険に加入することを義務付ける場合もあります。

 個別の契約書については、弁護士にご相談ください。

(4)ソウフトウェア・ライセンス契約の注意点

 同じ「ライセンス契約」でも、ソウフトウェア・ライセンス契約は、特許・ノウハウや商標のライセンス契約などとはまったく性質が異なります。

 ソウフトウェア・ライセンス契約は、ユーザーが特定のソフトウェアを「指定システム」上で、「指定オペレーティング・システム」を用いて、「指定場所」で使用することができるという体裁の契約です。

 企業向けのソフトウェアでは、ライセンサーが予め用意した標準的なソフトウェアを顧客のためにカスタマイズして提供する場合があり、このような場合は、「要件定義」( Requirements Definition )や「構築」( Construction )サービスに関する規定を盛り込む必要があります。

  「ライセンス」の趣旨からは少し外れますが、発注者から見れば、「頼んだとおりにできていないのにこんなに高い代金は払えない」、開発側から見れば「何度も仕様を変更されて開発期間も延び、当初の見積額ではペイしない」といったソフトウェアの開発に関する紛争は永遠の課題であり、そういったトラブルを回避するために、きちんとした契約書を締結することがきわめて重要です。

  個別の契約書については、弁護士にご相談ください。

 
 
 
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